О некоторых аспектах правового регулирования лицензионных договоров

Номер журнала:

Краткая информация об авторах: 

кандидат юридических наук, доцент кафедры «Гражданское право» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

Аннотация: 

За последние несколько лет субъекты гражданского оборота оценили возможности использования интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации в предпринимательской деятельности и стали активно «коммерциализировать» интеллектуальную собственность. В настоящей статье автор исследует некоторые аспекты правового регулирования лицензионных договоров. В заключении автор отмечает, что, нормы права интеллектуальной собственности независимы, правила, регулирующие договоры об отчуждении исключительного права и лицензионные договоры вынесены за рамки части второй ГК РФ, регламентирующей вопросы договора дарения, и потому недопустимо применять в порядке аналогии закона к договору о безвозмездном отчуждении исключительного права и лицензионному договору нормы о договоре дарения.

Ключевые слова: 

лицензионный договор, лицензия, ПО, программное обеспечение, правовое регулирование.

     За последние несколько лет субъекты гражданского оборота оценили возможности использования интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации в предпринимательской деятельности и стали активно «коммерциализировать» интеллектуальную собственность.
     Термин «коммерциализация интеллектуальной собственности» на сегодняшний день получил весьма широкое распространение. Одни авторы понимают под этим использование результатов научно-технической деятельности с целью извлечения прибыли [6], другие - последовательную реализацию процедуры, которая предполагает поиск, экспертизу и отбор результатов интеллектуальной деятельности организаций научной сферы для привлечения инвестиций, распределение и юридическое закрепление прав на интеллектуальную собственность и непосредственно введение интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот [7].
     На наш взгляд, учитывая российское законодательство в сфере интеллектуальной собственности, целесообразно использовать словосочетание «коммерциализация прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации». Как верно заметил И.С. Мухамедшин,  если под коммерциализацией понимать введение объекта в оборот с целью получения прибыли, принимая во внимание, что согласно п. 1 статьи 1225 ГК РФ интеллектуальной собственностью являются охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, объектами коммерциализации в сфере интеллектуальной деятельности могут быть права на интеллектуальную собственность и/или материальные носители, в которых она выражена [5]. 
     Произведение, являясь результатом творческой деятельности, признается объектом авторского права и представляет собой итог труда его автора – физического лица. Нормы Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) закрепляют за автором целый ряд прав, который условно можно разделить на три группы. Исключительное право предоставляет автору произведения или иному правообладателю использовать произведение в соответствии со ст. 1229 ГК РФ в любой форме и любым не противоречащим закону способом, в том числе способами, указанными в п. 2 статьи 1270 ГК РФ. В отличие от личных неимущественных прав, которые не передаются и не отчуждаются и могут принадлежать только автору, исключительное право может быть предметом сделок и переходить от одного лица к другому в силу прямого указания закона. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение [1. C. 80].
     Передача прав на результаты интеллектуальной деятельности возможна в договорном и внедоговорном порядке. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности можно передать, в том числе, по договору об отчуждении исключительного права или по лицензионному договору. 
     По объему передаваемых прав лицензионные договоры о передаче права использования результатов интеллектуальной деятельности делятся на:
     - неисключительные (простые), по которым лицензиату предоставляется право использования РИД с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам и 
     - исключительные, в соответствии с которыми лицензиату предоставляется право использования РИД без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.
     Федеральный закон от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» [9] ввел запрет лицензиару использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в тех пределах, в которых право использования предоставлено лицензиату по договору на условии исключительной лицензии, если иное не предусмотрено этим договором (п. 1.1 статьи 1236 ГК РФ в редакции № 35-ФЗ). Таким образом, законодатель идет по пути нормативного ограничения действия исключительной лицензии.
     В предыдущей редакции статьи 1236 ГК РФ п. 1.1. отсутствовал. В связи с чем Пленум Верховного суда РФ и Пленум ВАС РФ в совместном Постановлении №5/29 сделали вывод, что по общему правилу лицензионный договор (независимо от вида такого договора) предполагает сохранение за лицензиаром права самому использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. Вместе с тем договором об исключительной лицензии может быть специально предусмотрено, что такое право за лицензиаром не сохраняется.
     Тем самым, с 1 октября 2014 года при исключительной лицензии вводится презумпция запрета лицензиару использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в своей хозяйственной деятельности наравне с лицензиатом. Таким образом, законодатель исключил саму возможность ведения конкурентной борьбы между лицензиатом и лицензиаром в рамках тех способов использования, которые были переданы по лицензионному договору исключительного типа. 
     По общему правилу лицензионные договоры о предоставлении права использования  программы для ЭВМ или базы данных заключаются в письменной форме. Однако закон допускает заключение указанного лицензионного договора по типу конструкции договора присоединения. Такой вид договоров называют также «оберточными» лицензиями (shrink-wrap license). В отличие от традиционных лицензионных договоров, согласие на заключение которых выражается путем волеизъявления в письменной форме, согласием на заключение рассматриваемых лицензионных  договоров является совершение конклюдентных действий. Последние заключаются в согласии с текстом пользовательского соглашения при инсталляции программы с материального носителя (диска), скачивании программы с сайта компании – лицензиара. 
     Согласно п. 2 статьи 158 ГК РФ сделка считается совершенной  и в том случае, когда из поведения лица явствует его воля совершить сделку. При этом, однако, сохраняется требование о форме сделки: конклюдентное действие приобретает юридическую силу только для сделок, которые могут быть заключены устно [2]. Вместе с тем в соответствии с п. 3 ст. 434 ГК РФ письменная форма договора считается соблюденной, если письменное предложение заключить договор принято в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 438 настоящего Кодекса. Это означает исключение из правил о форме договора, когда письменная форма считается соблюденной только, если конклюдентное действие последует в ответ на письменную оферту. Значит, взаимные конклюдентные действия невозможны при условии, если для договора установлена обязательная письменная форма.
     Таким образом, лицензионный договор о предоставлении права использования программы для ЭВМ и базы данных может быть договором присоединения, согласие на заключение которого состоит в начале использования таких программ и базы данных пользователем способом, записанным в условиях договора присоединения. 
     Подобно предыдущей редакции Гражданского кодекса РФ статья 1286 в редакции № 35-ФЗ определяет лицензионный договор, заключаемый в упрощенном порядке, как договор присоединения, условия которого, в частности, могут быть изложены на приобретаемом экземпляре программы для ЭВМ или базы данных либо на упаковке этого экземпляра, а также в электронном виде. Как верно отмечено в работе Е.А. Войниканис, указание п. 3 статьи 1286 Гражданского кодекса РФ на то, что допускается заключение лицензионного договора о предоставлении права использования программы для ЭВМ или базы данных путем заключения договора присоединения, является не особым правилом, а не более чем пояснительной нормой, закрепляющей обычай делового оборота в сфере распространения программных продуктов [3].
     Начало использования программы для ЭВМ или базы данных пользователем, как оно определяется указанными условиями, означает его согласие на заключение договора. В этом случае письменная форма договора считается соблюденной. Лицензионный договор, заключаемый в упрощенном порядке, считается безвозмездным, если договором не предусмотрено иное. Следует отметить, что п. 5 статьи 1235 ГК РФ устанавливает презумпцию возмездности лицензионного договора.
     После 1 октября 2014 года установлено  ограничение на заключение лицензионного договора в упрощенном порядке: это стало возможно только при предоставлении пользователю простой (неисключительной) лицензии. В остальных случаях требуется оформлять лицензионный договор в письменном виде. 
     Следует иметь в виду, что лицо, приобретшее экземпляр программы для ЭВМ или базы данных не для самостоятельного пользования, а для перепродажи его третьему лицу, не является субъектом отношений, определенных нормой п.5 статьи 1285 ГК РФ [11. П. 38.2].
     Арбитражный суд Свердловской области в решении от 18.11.2011 по делу №А60-26562/2011 указал, что фактические отношения по лицензионному договору с учетом положений общедоступных на сайте правообладателя Соглашения Open License Agreement и Инструкции по передаче лицензий Microsoft Open License, применимых вне зависимости от указания на них в договоре в силу ст. 5, 421, 427 ГК РФ, следует расценивать как договор-правоотношение, позволяющий установить наличие ограничений по способам использования соответствующего программного обеспечения, и исполняемый его сторонами вне зависимости от отсутствия договора-документа, который бы содержал все существенные условия, необходимые для данного вида обязательств [12].
     Статья 432 ГК РФ установила презумпцию возмездности любого гражданско – правового договора. Условие о безвозмездном предоставлении права использования РИД должно быть четко прописано в лицензионном договоре.  ГК РФ в статье 1286 предусматривает несколько форм лицензионных выплат:
     - единовременный фиксированный (паушальный) платеж;
     - периодический фиксированный платеж;
     - периодические отчисления от дохода (выручки) (роялти).
     Форма лицензионных выплат целиком и полностью относится на усмотрение сторон лицензионного договора. Перечень таких форм дан не исчерпывающе, скорее для примера, и лицензионный договор может содержать иные варианты осуществления платежей лицензиару за использования его РИД. 
     На практике довольно часто возникал вопрос о возможности заключения безвозмездных договоров между двумя коммерческими организациями. 
     Отдельные авторы придерживаются мнения о возможности заключения такого рода договоров в отношениях между двумя коммерческими организациями. Так, В. Мальцева справедливо отмечает наличие существенных различий между дарением вещей (на которые при дарении происходит переход права собственности) и передачей права по безвозмездному лицензионному договору [4. C. 9]. 
     С.В. Трофимов считает, что пользование чужими имущественными правами на объекты интеллектуальной собственности по своей сути более близко к договору безвозмездного пользования. Учитывая, что п.1 статьи 1233 ГК РФ предполагают возможность распоряжения правообладателем принадлежащим ему исключительным правом любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем предоставления другому лицу права использования соответствующих РИД в установленных договором пределах, автор делает вывод о возможности заключения безвозмездного лицензионного договора между коммерческими организациями [8].
     Есть авторы, разделяющие иную точку зрения. Так, И.С. Чупрунов признает, что некоторые нормы главы 32 ГК РФ должны применяться к договору о безвозмездном отчуждении исключительного права в порядке аналогии закона. В частности, есть все основания распространить на него действие статьи 575 ГК РФ, устанавливающей запрет на заключение такого договора между коммерческими организациями. Вместе с тем автор полагает, что применение в порядке аналогии закона норм о дарении к безвозмездному лицензионному договору невозможно, так как при выдаче лицензии имеет место не транслятивное (как при дарении), а конститутивное правопреемство [10].
     Согласно п. 2 статьи 1233 ГК РФ к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419) и о договоре (статьи 420 - 453), поскольку иное не установлено правилами настоящего раздела и не вытекает из содержания или характера исключительного права. Из этой нормы следует, что к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в субсидиарном порядке применяются только общие положения об обязательствах и договорах. Использовать положения части второй ГК РФ об отдельных видах договоров (в частности, о договоре дарения) закон не позволяет.
     Федеральный закон №35-ФЗ установил запрет на заключение договоров безвозмездного характера по распоряжению правами на РИД в отношениях между коммерческими организациями в зависимости от видов этих договоров. Правом вступить между собой в безвозмездные договорные правоотношения могут коммерческие организации только при передаче права пользования объектом интеллектуальной собственности на основании простой (неисключительной) лицензии. Что касается права заключать безвозмездные договоры об отчуждении исключительного права и безвозмездного предоставления права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях исключительной лицензии на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права, то их коммерческие организации с 1 октября 2014 года заключать не могут. 
     Думается, такое решение проблемы в корне расходится с попытками законодателя отграничить институты права собственности и права интеллектуальной собственности друг от друга. Напомним, что п.1 статьи 1227 ГК РФ закрепляет положение о том, что интеллектуальные права самостоятельны не только по отношению к праву собственности, но и к иным вещным правам. По нашему мнению, нормы права интеллектуальной собственности независимы, правила, регулирующие договоры об отчуждении исключительного права и лицензионные договоры вынесены за рамки части второй ГК РФ, регламентирующей вопросы договора дарения, и потому не допустимо применять в порядке аналогии закона к договору о безвозмездном отчуждении исключительного права и лицензионному договору нормы о договоре дарения.
Литература: 
[1] Свиридова Е.А. Свободное использование произведения в жанре пародии или карикатуры. Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: Юридические науки. 2015. № 2 (18).
[2] Брагинский М.И., Витрянский В.В. "Договорное право. Общие положения". Книга 1. 3-е издание, стереотипное. М.: Статут, 2001.
[3] Войниканис Е.А. Право интеллектуальной собственности в цифровую эпоху: парадигма баланса и гибкости. М.: Юриспруденция, 2013.
[4] Мальцева Н. Безвозмездный лицензионный договор на программу для ЭВМ // ИС. Авторское право и смежные права. 2008. № 10.
[5] Мухамедшин И.С. Проблемы введения в оборот прав на интеллектуальную собственность и материальных носителей, в которых она выражена. Доклад на Международном форуме «Интеллектуальная собственность: ХХI век» // Электронный сборник материалов форума. 2015.
[6] Нечепуренко Ю.В.  Коммерциализация объектов интеллектуальной собственности // 2015, URL: http://region.mogilev.by/files/Doklad.pdf
[7] Новосельцев О. Проблемы и практика коммерциализации интеллектуальной собственности // Технологический бизнес, URL: http://www.techbusiness.ru/tb/
[8] Трофимов С.В. Правовое регулирование налогообложения оборота имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности: монография // КонсультантПлюс, 2009.
[9] Федеральный закон от 12.03.2014 № 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" // Российская газета. 2014. № 59.
[10] Чупрунов И.С. Договор об отчуждении исключительного права и лицензионный договор как формы распоряжения исключительным правом // Вестник гражданского права. 2008. № 1.
[11] Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" // Российская газета. 2009. № 70.
[12] Решение Арбитражного суда Свердловской области от 18.11.2011 по делу № А60-26562/2011 // КонсультантПлюс, 2015.
Заголовок En: 

About Some Aspects of License Contracts Legal Regulation

Аннотация En: 

Over the past few years subjects of a civil turn estimated possibilities of use of the intellectual rights for results of intellectual activity and means of an individualization equated to them in business activity and began "to commercialize" intellectual property actively. In the present article the author investigates some aspects of legal regulation of license contracts. In the conclusion the author notes that, rules of law of intellectual property are independent, the rules regulating contracts on alienation of an exclusive right and license contracts are taken out for the part framework the second Civil Code of the Russian Federation regulating questions of the contract of donation and therefore is inadmissible to apply as analogy of the law to the contract on gratuitous alienation of an exclusive right and the license contract of norm on the contract of donation.

Ключевые слова En: 

license contract, license, ON, the software, legal regulation.